Cela a été une semaine coûteuse pour les contrevenants intentionnels aux droits de propriété intellectuelle (PI). Dans deux décisions distinctes, la Cour fédérale du Canada a accordé 1 million de dollars en dommages-intérêts punitifs. Il s’agit de l’un des dommages-intérêts punitifs les plus élevés jamais accordés dans les affaires de PI canadiennes, et ils envoient un signal aux contrefacteurs et aux entreprises averties que la contrefaçon délibérée peut avoir des conséquences monétaires importantes.
Nintendo vend des consoles de jeux vidéo populaires, y compris la Nintendo DS, la 3D et la Wii. Les jeux et les consoles comprennent des mesures de protection technologiques (TPM) qui, entre autres, empêchent les consoles de lire des copies non autorisées des jeux de Nintendo.
Nintendo a poursuivi Go Cyber Shopping (2005) Ltd. pour avoir contourné ses MTP. Par l’intermédiaire d’une boutique de détail et en ligne, Go Cyber vendait des « copieurs de jeux » qui permettraient à une personne de jouer à un jeu téléchargé illégalement sur une console Nintendo DS ou 3DS. Il a également vendu des « puces mod » qui désactiveraient les fonctions de sécurité sur une console Wii pour permettre l’utilisation de jeux vidéo piratés. Dans la première décision depuis que l’interdiction de contourner les MTP a été ajoutée à la Loi sur le droit d’auteur du Canada en 2012, la vente des copieurs de jeux et des puces de mod a été jugée contraire aux droits de Nintendo. 1
Pour sa réclamation en dommages-intérêts compensatoires, Nintendo a choisi des dommages-intérêts préétablis. Elle a demandé, et le tribunal a accordé, le montant maximal (20 000 $) par travail. La Cour a cité le besoin de dissuasion comme l’un des facteurs dans l’octroi du montant maximal. Étant donné que les copieurs de jeux et les puces de mod de Go Cyber ont fourni un accès non autorisé à chacun des 585 jeux vidéo de Nintendo, les dommages-paiements statutaires se sont élèves à 11,7 millions de dollars (20 000 $ x 585).
En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, la Cour a examiné les objectifs de rétribution, de dissuasion et de dénonciation. Go Cyber avait fait preuve d’un mépris impitoyable pour les droits de Nintendo; ses activités se poursuivaient depuis des années et se poursuivaient après le début du litige. La dissuasion a également été un facteur dans l’analyse des dommages-intérêts punitifs. Nintendo a demandé et obtenu des dommages-intérêts punitifs de 1 million de dollars, l’un des dommages-intérêts punitifs les plus élevés jamais accordés par la Cour fédérale.
Pendant au moins une décennie, les dommages-intérêts punitifs étaient presque indisponibles dans les affaires de brevets.
En 2005, la Cour fédérale a entendu une affaire de brevet concernant des foyers électriques. 2 La demanderesse a eu gain de cause – son brevet a été jugé valide et contrefait. Même si le juge du procès a conclu que l’appropriation de la propriété intellectuelle par le défendeur était délibérée, sa conduite n’était pas si autoritaire, impitoyable ou oppressive qu’elle portait atteinte au sens de la décence de la cour. La malveillance n’a pas été établie, et il n’y avait aucune preuve que la défenderesse considérait le risque de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet comme un simple coût de faire des affaires. La Cour a également noté qu’il ne semblait pas y avoir de cas de brevet où des dommages-intérêts punitifs avaient été accordés simplement parce que le défendeur avait sciemment ou intentionnellement contrefait un brevet sans plus. Des dommages-intérêts punitifs ont été accordés en raison d’une inconduite ou d’un abus de procédure, mais pas seulement pour violation intentionnelle. En fin de compte, la Cour a conclu que le comportement de contrefaçon serait suffisamment dissuadé par l’octroi général de dommages-intérêts.
Après que cette décision a été rendue et confirmée par la Cour d’appel, il était bien établi qu’une demande de dommages-intérêts punitifs dans une affaire de brevet ne pouvait pas être soutenue uniquement sur la base d’une allégation de contrefaçon intentionnelle. Dans au moins un cas, une telle allégation a été radiée dans le cas d’une requête préliminaire pour avoir omis de divulguer une cause d’action raisonnable3.
En 2012, la porte des dommages-intérêts punitifs pour les demandeurs de brevets a été ouverte dans Monsanto v. Bar V Farms. 4 Il s’agissait d’une action en contrefaçon pour avoir sauvegardé et re-plantation de graines de canola génétiquement modifiées sans permis. Le tribunal a accordé des dommages-intérêts d’environ 340 000 $, plus 150 000 $ en dépens. 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs ont également été accordés, en grande partie en raison de la violation intentionnelle du défendeur. Bien que le montant soit quelque peu modeste par rapport aux indemnités compensatoires, c’était la première fois de mémoire récente que des dommages-intérêts punitifs étaient accordés et quantifiés dans une affaire de brevet.
Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée était une affaire de contrefaçon de brevet impliquant des trains d’atterrissage pour hélicoptères. L’action a été bifurquée; au procès initial, le brevet a été jugé valide et contrefait. Le juge de première instance a également conclu qu’Eurocopter avait droit à des dommages-intérêts punitifs d’un montant à déterminer, conclusion qui a été confirmée par la Cour d’appel. 5
La décision du tribunal sur les recours a été rendue cette semaine. 6 Même si Bell Helicopter n’a vendu aucun des 21 trains d’atterrissage contrefaits qu’elle avait fabriqués, des dommages-intérêts compensatoires ont été évalués à 500 000 $, ce qui représente ce que les parties auraient négocié comme redevance immédiatement avant l’activité de contrefaçon.
En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, la Cour a conclu que le train d’atterrissage du défendeur était une « copie servile » de celle du demandeur et que le défendeur avait commercialisé le dessin comme étant le sien. Malgré ses propres manuels de politique et lignes directrices qui comprenaient des mesures visant à éviter de porter atteinte aux droits de PI, la Cour a conclu que Bell Helicopter devait être au courant du brevet de la demanderesse et avoir agi de manière téméraire. Après avoir examiné la culpabilité de la conduite du défendeur, la vulnérabilité du demandeur, le préjudice potentiel pour le demandeur, la nécessité de la dissuasion et les avantages obtenus à tort par le défendeur, les dommages-intérêts punitifs ont été évalués à 1 million de dollars. Non seulement s’agit-il de l’extrémité très élevée des dommages-intérêts punitifs accordés dans les affaires de propriété intellectuelle canadienne, mais c’est l’un des rares cas où de tels dommages-intérêts ont été accordés dans une affaire entre des plaideurs avertis.
1 Nintendo of America Inc. c. Go Cyber Shopping (2005) Ltd., 2017 CF 246
2 Dimplex North America Ltd. c.CFM Corporation, 2006 CF 586
3 Wi-Lan Technologies Corp. c. D-Link Systems Inc., 2006 CF 1484
4 Dossier de la Cour fédérale no T-1710-12, décision non publiée datée du 24 juillet 2013
5 Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113; décédé en 2013 CAF 219
6 Airbus Helicopters S.A.S. c. Bell Helicopter Texteron Canada Limitée, 2017 CF 170